The use of a trademark and its consequences under Honduran Law (2013 Ladas Memorial Award)

By: Claribel Medina   05/02/2013

La Ley de Propiedad Industrial vigente en Honduras fue aprobada mediante Decreto número 12-99E y está basada en las normas y convenios internacionales en materia de Propiedad Industrial, conteniendo las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Esta ley tiene como objetivos principales: Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales y prevenir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y, establecer las sanciones respecto de ellos.

La autoridad competente en el país de la aplicación de esta legislación es la Dirección General de Propiedad Intelectual que depende del Instituto de la Propiedad.
En los asuntos de la materia, además de la Ley de Propiedad Industrial le es aplicable también la Ley de Propiedad, Ley de Procedimiento Administrativo, Código Procesal Civil y Código de Comercio.

A. La Marca y su derecho a uso:
La Ley de Propiedad Industrial define la MARCA como cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, con respecto a los productos o servicios de otras empresas.

En Honduras, de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de Propiedad Industrial. El registro de la marca se otorga por diez (10) años contados desde la fecha en que se concedió el registro con derecho a renovación por períodos sucesivos de igual plazo.

Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. Puede asumirse que cuando ello no ocurre, la marca no se está utilizando.

La protección de la marca está ligada al uso de la misma, pues la legislación pretende evitar que personas desleales registren infinidad de marcas que nunca son puestas en el comercio solo para obtener beneficios económicos cuando algún fabricante busca sacar al mercado productos con esos nombres ya registrados pero que nunca han sido utilizados en el comercio.

B. Oposición cuando se pretende registrar una marca que no está en uso:
Cuando una marca que no esté en uso en el país pretenda ser registrada, pero exista un tercero que ha estado usando esa marca en otro país o en otros países, la Ley de Propiedad Industrial le permite la realización de una oposición a la marca en trámite aun cuando el solicitante no ha utilizado la marca en el país pero tiene constancia de haberla usado y promocionado en otros países.

El artículo 84 inciso 2 de la ley de Propiedad Industrial señala que no podrá registrarse como marca aquella que sea idéntica a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.

Por ello si la marca que se pretende registrar distingue los mismos productos o servicios o si distingue diferentes servicios pero están suficientemente asociados o relacionados con aquellos que la marca usada por el tercero distingue, el solicitante que no ha usado la marca en el país tiene derecho a oponerse al registro de dicha marca, siempre y cuando haya solicitado su registro en el país, porque toda oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado previamente al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada.

Esta oposición debe presentarse por escrito dentro del periodo de publicación o hasta 30 hábiles siguientes a la fecha de la última publicación de la marca que está en proceso de registro, se deben adjuntar los certificados de Registro de la marca en uso, es decir en este caso, de todos los países donde la tengan registrada debidamente apostillados y traducidos al idioma castellano.

Una vez presentada y admitida la oposición, se le otorga un plazo de 10 días hábiles al solicitante para que conteste en los términos que considere oportunos, y debe acompañar los documentos que considere apropiados o proponer los medios de prueba que pretenda utilizar para sustentar su alegato.

Transcurrido este término, si las partes solicitaron apertura de un periodo probatorio, o si la Dirección considera oportuna su apertura, se otorga un plazo de 10 días hábiles comunes para ambas partes para que procedan a evacuar sus pruebas. Cerrado este término, se otorga un término de 5 días hábiles para que las partes presenten sus alegatos finales, y la Dirección procede luego a emitir su resolución final, declarando con lugar o sin lugar la oposición, según proceda.

Contra esta resolución se pueden interponer el Recurso de Reposición ante la misma Dirección, o el de Apelación que será resuelto por la superintendencia de recursos, dependiente del Instituto de la Propiedad.

Agotado este recurso, queda expedita la vía de lo contencioso administrativo si el solicitante o el opositor desean.

C. Cancelación por el no uso de la marca:
Por otro lado la ley permite que se solicite la cancelación del registro de una marca cuando no se haya utilizado en el país durante tres (3) años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la solicitud de cancelación.

Sin embargo la acción de cancelación no prosperará cuando el titular de la marca demuestre que existieron motivos para la falta de uso o cuando haya pagado la tasa anual de renovación.
La ley solo considera motivos justificados a los que se sustenten en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular que no haya podido evitar ni remediar.

La ley no considera motivos justificados aquellos como la insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial, y la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue.

La ley menciona además, que cuando la falta de uso de una marca solo afecte a uno o algunos productos o servicios que la misma distingue, la cancelación será parcial es decir, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

La acción de cancelación tampoco procederá cuando el uso de una marca difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Para solicitar la cancelación de una marca, el actor debe presentar la solicitud ante la Dirección General de Propiedad Intelectual, donde deberá expresar las razones que lo llevan a solicitar la cancelación por no uso de la marca en cuestión.

El titular de la marca deberá acreditar que estuvo usando la marca demostrando que la misma fue puesta en el comercio a través de productos o servicios. La prueba tendrá el carácter de declaración jurada convirtiendo al titular en el responsable de la veracidad de las mismas.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podra pedirse como defensa contra una oposición, un pedido de nulidad o una acción por infracción interpuesta sobre la base de una marca anteriormente registrada.

A partir del momento que se presenta solicitud de cancelación del registro de una marca, se abre un procedimiento administrativo de la siguiente manera:

Se procede a la admisión o no de la solicitud de cancelación, revisando el tiempo transcurrido, si la marca cuya cancelación se solicita efectivamente se encuentra registrada. Una vez admitida la solicitud se procede a notificar al titular de la marca registrada para que en un término de 10 días conteste y acredite si está usando la marca. Contestando el titular de la marca, si las partes lo solicitan o si la autoridad lo estima pertinente, se abre el procedimiento a pruebas por el término de 10 días.

Luego el procedimiento es el mismo que se sigue para la oposición al registro de una marca, terminando con una resolución que es impugnable en vía judicial.

D. El uso de signos notorios:
La legislación de Honduras protege a los signos distintivos notoriamente conocidos contra su uso no autorizado.
Un signo distintivo se considera notorio bajo los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país.

2. La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo dentro del país.

3. La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

4. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país.

5. El ejercicio de las acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y

6. El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

La legislación hondureña señala que se considera “uso no autorizado” el uso del signo distintivo de manera total o parcial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del mismo que puedan provocar confusión en el usuario o consumidor de un producto idéntico. También se considera uso no autorizado si se utiliza para productos diferentes pero que pueda provocar la confusión en el usuario o consumidor, o que provoque la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.

La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá́ a los cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular o legitimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que este se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá́ la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se tomará en cuenta la buena fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

De acuerdo a la doctrina, la Buena Fe es el “convencimiento, en quien realiza un acto o hecho jurídico, de que este es verdadero, licito y justo”. Aplicando este concepto al contexto que se está desarrollando, se entiende como Buena Fe, que el usuario infractor está convencido firmemente, que con la utilización del signo distintivo, no está violentando derechos adquiridos por el titular de dicho signo.

E. Conclusión:
La Ley de Propiedad Industrial, dado sus objetivos, protege el derecho al uso exclusivo de una marca siempre y cuando esa marca realmente sea usada en el comercio, permitiendo el libre acceso a la protección de las marcas.

Si bien la ley de Propiedad Industrial admite acciones por el no uso de una marca como lo son la oposición y el proceso de cancelación anteriormente comentados, para que cada una de dichas acciones prospere deberán acreditarse las pruebas suficientes para demostrar el motivo del no uso y en algunos casos, de acuerdo a la modalidad probatoria que requiera el Registro de la Propiedad en donde tramitan y se resolverán dichos procesos.

El proceso de cancelación de una marca registrada en el país, permite el combate efectivo contra una práctica muy antigua que era la de solicitar el registro de signos distintivos, que eran mundialmente reconocidas pero que por una u otra razón no se encontraban registradas; así, cuando el titular de la marca deseaba registrarla, se encontraba con un antecedente que se lo impedía, debiendo negociar con el titular (que no utilizaba dicha marca) para la compra del registro o una licencia de uso.

Esto ha permitido un incremento en la demanda de registros de marcas y otros signos distintivos en nuestro país lo que implica un aumento en la inversión, puesto que los titulares de estos signos crean sucursales de sus empresas en el país.

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